我们此前已经发表了一篇文章,基于过往的司法实践梳理和分析了《侵犯专利权纠纷司法解释(三)》中的部分关键条款,以供读者参考。在本篇文章中,我们针对《侵犯专利权纠纷司法解释(三)》剩余的条款进行了分析解读。为方便阅读,对于在系列文章一中已经分析过的内容,我们保留了标题,但省略了具体内容。
1. 进一步明确竞择法院管辖的边界问题【分析内容本篇略,详见系列文章一】
2. 明确管辖权异议上诉期间一审法院可先行审理案件
条款原文:
第二条 当事人对驳回管辖权异议的一审裁定提起上诉的,在第二审人民法院对此作出终审裁定前,第一审人民法院可以组织证据交换、召集庭前会议等,但不得作出判决。第二审人民法院裁定管辖权异议成立的,上述证据交换、庭前会议的笔录应当作为受移送的人民法院审理的依据。
解读:
在此条款出台前,对于管辖权异议上诉期间一审法院是否可以推进实质审理的规定处于相对空白状态。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十一条第二款仅明确了当事人不服一审管辖权异议裁定的上诉权利与期间,即“当事人不服地方人民法院第一审裁定的,有权在裁定书送达之日起十日内向上一级人民法院提起上诉”,但对于上诉期间内一审法院的权限范围、可开展的诉讼活动并未作出任何细化规定。而在实践中,绝大多数案件都是在管辖权异议二审结束后才开始推进实质审理程序。严格遵循管辖权二审终审后才推进实体审理的模式,虽然可以在二审法院认定原法院无管辖权时,防止一审法院浪费司法审判资源,但在实践中也造成司法审判程序过于冗长的问题。在传统纸质案卷时代,以上案件处理模式也一定程度上是受到了案卷管理方式的约束。具体而言,在当事人提起管辖权异议上诉后,一审法院通常将全部纸质案卷移送至二审法院审查。这一操作模式决定了一审法院因不掌握案卷而无法开展任何实质性审理活动。
近期实践显示,电子案卷系统的全面普及为打破上述困境提供了技术可能。近年来,全国各级法院逐步实现案件材料的电子化采集、存储与流转,大量案件无需依赖纸质卷宗即可完成审理全流程。由于电子案卷的特性,使得一审法院在将电子案卷移送二审法院审查的同时,仍可留存相关材料副本,从而具备了开展审理活动的基础条件。在此背景下,已经有部分法院开始尝试在管辖权异议上诉期间组织双方当事人进行证据交换、梳理案件争议焦点等庭前准备工作,通过提前固定证据、明确争议核心,为后续审理工作奠定基础。这种实践创新有效缩短了案件整体审理周期,但因缺乏明确的法律依据,始终存在程序合法性的争议,亟需司法解释予以确认和规范。
本次《侵犯专利权纠纷司法解释(三)》第二条的出台,既是对审理实际需求的制度化回应,另外一方面也尝试对该审理模式进行更加细化的规定。可以预见的是,该条款虽然切实解决诉讼程序拖延的问题,但相关安排也会引起一定的争议。一方面,条款明确赋予一审法院在管辖权异议上诉期间组织证据交换、召集庭前会议等活动的权限,从司法解释层面扫清了此前的程序障碍,使实践中成熟的创新做法获得了合法性依据。同时,该条款明确排除了一审法院有“作出判决”的权力,坚守了管辖权未确定前不得进行实体裁判的基本原则,避免因程序前置导致实体审理不公。综合而言,明确该基本制度对加快案件审理、提高司法效率、保障当事人权益具有重要意义。
但另一方面,该条款在以下方面可能会引起一定争议。第一,该条款尝试对一审法院的权限范围作出限定,具体采用了“列举+兜底”的表述方式阐明允许开展的活动,即“证据交换、召集庭前会议等”。虽然“正式开庭”并未明确纳入允许的范围,但条款内的“等”字允许了该等可能性。在实践中,原告可能会主张正式开庭也属于管辖权异议问题尚未确定时一审法院可以开展的活动。同时,被告可能会主张司法解释允许的活动仅限于“证据交换、庭前会议”等审判准备工作,而不应包括正式的开庭审理。由于当前的表述存在一定模糊性,该条款的适用方式或将在未来的司法实践中引发争议。第二,其要求在管辖权异议成立的情况下,证据交换、庭前会议的笔录应当作为受移送的人民法院审理的依据。在极端情况下,这可能会使得不具有管辖权的法院完成绝大部分的实质性审理活动,反而会一定程度上鼓励原告的管辖权寻租活动,削弱管辖权异议程序给当事人的救济。例如,原告可能会在明知没有管辖权的情况下提起诉讼并积极寻求一审法院的审理,包括正式开庭审理。这样即便案件后续被移送至有权管辖的法院,大部分审理活动都已经完成,管辖权异议应当给予被告的救济有可能会形同虚设。
综合而言,该条款将显著遏制诉讼权利滥用、提升审判效率。同时,在具体的制度设计上,需要谨慎处理以下问题:包括在管辖权异议终审结果得出前一审法院的审判权限范围问题,以及假如管辖权异议成立,受移送法院是否有权重新审理全部案件。
3. 管辖问题中销售行为地的限制与范围
条款原文:
第三条 人民法院据以确定管辖侵犯专利权纠纷案件的销售行为地,一般包括销售者主要经营地、被诉侵权产品储藏地或者查封扣押地等,不包括原告可以任意选择的交货地、网络购物收货地等。
评述:
从规范源头来看,第三条的核心裁判思路是对司法实践成熟经验的继承与提炼。其主要渊源可追溯至《最高人民法院知识产权案件年度报告(2018)摘要》中的典型案例裁判规则。在上诉人宁波奥克斯空调有限公司与被上诉人珠海格力电器股份有限公司、一审被告广州晶东贸易有限公司侵害实用新型专利权纠纷管辖权异议案(以下简称“奥克斯空调案”,案号:(2018)最高法民辖终93号)中,最高人民法院明确指出,“在网络环境下,知识产权侵权案件中的销售行为地原则上包括不以网络购买者的意志为转移的网络销售商主要经营地、被诉侵权产品储藏地、发货地或者查封扣押地等,但网络购买方可以随意选择的网络购物收货地通常不宜作为网络销售行为地。”
该案件厘清了“网络销售行为地”的核心判断标准,排除了可任意选择的收货地的管辖效力,为后续类似案件的审理提供了重要参考。该案的裁判规则在销售行为地的列举范围上与本次司法解释第三条存在两处关键差异。
第一,《侵犯专利权纠纷司法解释(三)》明确排除的是“原告可以任意选择的交货地”,而不是“奥克斯空调案”中明确列举的“发货地”这一销售行为地类型。“奥克斯空调案”将发货地纳入销售行为地范畴,核心逻辑在于发货地通常由销售方主导,不受购买方意志左右,能够与销售行为形成稳定的管辖连接点。本次司法解释作出的调整,可能是基于对司法实践中复杂情形的审慎考量在措辞方面做出的完善。在实践中,部分交易模式下的发货地并非完全由销售方主导,可能存在由购买方指定发货仓等可由购买方意志影响发货地确定的情形。此次《侵犯专利权纠纷司法解释(三)》的语言既保留了实践中对确由销售方主导、与销售行为紧密关联的发货地作为管辖连接点的可能性,又通过“原告可以任意选择的交货地”这样概括性的表述为法院根据具体案件事实灵活判断预留了空间,更符合司法实践的复杂性需求。
第二,《侵犯专利权纠纷司法解释(三)》将销售行为地的认定规则从“奥克斯空调案”限定的“网络环境”扩张至全部侵犯专利权纠纷案件。本次司法解释将规则适用范围扩展至全部侵犯专利权纠纷,打破了网络环境与线下环境的适用壁垒,明确了“销售行为地的认定需排除原告可任意选择的地点”这一统一标准,无论交易模式是线上还是线下,只要是原告能够随意选择的交货地、收货地、自提点等地点,均不得作为确定管辖的销售行为地;而销售者主要经营地、被诉侵权产品储藏地、查封扣押地等与销售行为核心环节直接关联、不受购买方意志左右的地点,才是认定销售行为地的核心依据。这一扩张性修改简化了管辖认定标准,降低了当事人的诉讼认知成本。
4. 专利权评价报告【分析内容本篇略,详见系列文章一】
5. 诉讼中修改权利要求
条款原文:
第五条 第二审程序的法庭辩论终结前,权利人主张的权利要求被国务院专利行政部门宣告无效且确定发生法律效力,权利人请求变更主张的权利要求的,人民法院应予准许;经释明,权利人仍主张该被宣告无效的权利要求的,人民法院不予支持。
第二审程序的法庭辩论终结前,权利人主张的权利要求的修改被国务院专利行政部门接受且确定发生法律效力的,人民法院应当以修改后的权利要求与被诉侵权技术方案进行比对。
评述:
《侵犯专利权纠纷司法解释(三)》第五条对二审程序中涉案专利权利要求发生变化的特殊情形,作出针对性规范。
作为专利侵权诉讼中的被诉侵权方标准与核心防御手段,被诉侵权方一般都会在国家知识产权局提起专利无效宣告请求,试图通过否定专利权的有效性来免除侵权责任。与此相对应,法院审理的侵权诉讼程序与国家知识产权局审理的无效宣告程序的衔接问题始终是司法实践中的难点,其中核心争议之一便是当无效宣告程序导致权利人主张的权利要求发生变化时,正在进行的诉讼程序应如何处理。
最高人民法院在既往司法实践中已逐步探索形成了相对成熟的裁判规则,本次第五条的出台正是对这些实践经验的制度化提炼与固化。例如,在(2023)最高法知民终2985号案例中,最高人民法院认为“某1公司、某3公司二审中主张的权利要求的内容发生变化是因其在与本案审理过程中同时进行的无效宣告程序中依法修改权利要求而导致的,其在二审中并未新增诉讼请求,此种情形下,人民法院可以基于上述变更后的权利要求的内容进行审理,无需征得其他当事人的同意。”又例如,在(2021)最高法民申5610号案例中,最高法院认为“涉案专利权利要求1经国家知识产权局无效程序进行了修改,该事实的变化发生在二审程序中,一审判决作出时涉案专利权利要求1并未修改,一审法院根据修改前的权利要求1进行侵权认定并无不当,中诚公司主张二审法院应发回重审本案缺乏法律依据。此外,中诚公司在二审审理过程中主张以修改后的权利要求1为准确定涉案专利权的保护范围,二审法院的相关认定并不违反相关程序法规定。”
《侵犯专利权纠纷司法解释(三)》第五条在吸收上述案例裁判规则的基础上,意图从两个维度作出明确规范。其一,针对“权利要求被宣告无效且生效”的情形,赋予权利人变更权利要求的权利,二审法庭辩论终结前,权利人请求变更的,法院应予准许,若经法院释明后,权利人仍坚持主张已无效的权利要求,则法院不予支持。其二,针对“权利要求经修改被接受且生效”的情形,明确法院的审理义务,应当以修改后的权利要求与被诉侵权技术方案进行比对。这一规定明确了二审法院继续审理的义务,有效压缩了程序拖延空间。
但是,本条规定的措辞存在一定模糊性,“确定发生法律效力”更加贴近于国家知识产权局作出相关决定后,全部行政诉讼程序也相应完成,裁判发生终局效应。但如果指代的是这种情形,可能会违背司法实践的需求。如果“确定发生法律效力”指的是相关修改被国家知识产权局接受,措辞可能需要进一步调整来明确此意。具体而言,从专利无效审查的制度逻辑来看,国家知识产权局作出的无效决定或权利要求修改的审查决定,并非一经作出即“确定发生法律效力”。权利人若对该决定不服,有权向人民法院提起行政诉讼,而行政诉讼程序的周期往往长达两年以上。这意味着,在国家知识产权局作出无效决定或认可权利要求修改的决定后,只要权利人启动行政诉讼程序,且该程序尚未终结,前述决定就处于效力待定状态,无法满足“确定发生法律效力”的适用条件。因此,当行政诉讼程序的介入使得相关决定的效力无法及时确定时,第五条的适用条件难以成就。而侵权二审诉讼的审理周期通常远短于行政诉讼周期,这就使得无效决定或权利要求修改决定所认定的内容几乎无法对正在进行的一审、二审民事侵权诉讼产生实质影响。这样会难以实现侵权诉讼程序与无效宣告程序的有效衔接,与司法实践中高效解决专利侵权纠纷的现实需求相悖。
6. 无效宣告主动报告义务
条款原文:
第六条 权利人主张的权利要求被宣告全部无效、部分无效或者修改被国务院专利行政部门接受的,权利人应当及时告知正在审理专利侵权诉讼的人民法院。无正当理由未及时告知的,人民法院可以判令其承担相应的不利后果。
评述:
从规范渊源来看,第六条是对最高人民法院典型司法惩戒案例裁判精神的制度化提炼与推广,其直接源头可追溯至(2024)最高法知司惩2号司法罚款司法制裁决定书所确立的裁判规则。在该案中,国家知识产权局已于2022年10月14日的口头审理中当庭接受某1公司提交的涉案专利权利要求修改文本,这一事实直接关系到涉案专利权保护范围的界定,属于影响法院裁判的核心案件事实。但某1公司在一审法院审理期间,直至2023年1月4日一审判决作出前,始终未将该关键事实告知一审法院,导致一审法院基于修改前的权利要求作出错误裁判。进入最高人民法院二审程序后,某1公司亦未能对其隐瞒行为作出合理说明。对此,最高人民法院明确认定,某1公司的行为违背诚信原则,属于隐瞒案件基本事实、“故意作虚假陈述妨碍人民法院审理”的情形,且直接导致一审判决被撤销,情节较为严重,故依法对其作出司法处罚。
7. 关联案件提交义务
条款原文:
第七条 人民法院可以要求当事人提交涉案专利关联案件情况。当事人在合理期限内无正当理由拒不提交的,人民法院可以判令其承担相应的不利后果。
评述:
第七条与第六条同属专利诉讼诚信义务的规范范畴,但二者的规制范围存在明确区分。第六条的规制核心是专利无效程序中权利要求的变化这一特定事实,聚焦于诉讼与无效宣告程序并行场景下的关键事实披露,而第七条则突破了单一程序的限制,将披露义务的范围扩张至“全部涉案专利的关联案件”。但是此处并未对“关联案件”的范围做进一步解释,我们认为采取广义理解更为合适,即“关联案件”包括与涉案专利相关的权属纠纷、侵权诉讼、授权确权程序、行政处理案件等,这些案件的审理情况可能直接影响本案的事实认定(如专利稳定性、侵权行为的持续性、当事人的主观恶意等)。但是,“关联案件”的范围究竟如何还有待司法解释颁布后进一步的实践反馈,因而我们建议在司法解释中进一步明确“关联案件”的含义。无论“关联案件”的范围如何界定,第七条的出台,都意味着专利诉讼中的诚信披露义务不再局限于特定程序事实,而是覆盖了与涉案专利相关的全链条案件信息,形成了更完整的诚信约束体系。
从规范渊源来看,第七条的核心源于《最高人民法院关于知识产权法庭若干问题的规定》第四条,但在适用范围上进行了扩张。《最高人民法院关于知识产权法庭若干问题的规定》第四条规定,“知识产权法庭可以要求当事人披露涉案知识产权相关权属、侵权、授权确权等关联案件情况。当事人拒不如实披露的,可以作为认定其是否遵循诚实信用原则和构成滥用权利等的考量因素。”
本次第七条的出台,正是对上述规则的进一步优化。其一,扩张了实施主体范围。将实施主体从“知识产权法庭”扩展至全部“人民法院”,无论是否为知识产权法庭,法院均有权要求当事人提交关联案件情况。其二,明确刚性法律后果。将当事人“无正当理由拒不提交”的后果从“考量因素”升级为“可判令承担相应的不利后果”,赋予了法院更强的规制手段,增强了义务的约束力。
既往司法实践中也已有适用该条款的裁判文书。在(2022)最高法知民终1290号案件中,最高人民法院在审理过程中,依法向衡某公司送达《关联案件信息披露通知书》及《关联案件信息情况表》,明确要求其如实披露全国范围内的关联案件情况,但衡某公司披露的信息与法院依职权查明的情况明显不符,且明确拒绝补充提供。对此,法院作出认定,“衡某公司在本案中存在不诚信的诉讼行为,其应对此承担相应的不利法律后果,本院据此对本案惩罚性赔偿的倍数予以相应调整。”相信随着《侵犯专利权纠纷司法解释(三)》的发布,专利诉讼诚信义务会有更加广泛的适用空间。
8. 利害关系人提起诉讼
条款原文:
第八条 专利法第六十五条规定的利害关系人,包括专利实施许可合同的被许可人、专利权的合法承继人等。
独占实施许可合同的被许可人可以单独向人民法院提起诉讼。排他实施许可合同的被许可人可以和专利权人共同起诉,也可以在专利权人不起诉的情况下,单独提起诉讼。普通实施许可合同的被许可人经专利权人明确授权的,可以单独提起诉讼。
独占实施许可合同的被许可人主张的赔偿请求获得支持的,对于专利权人在其他诉讼中就同一行为提出的赔偿请求,人民法院不予支持,但专利权人能够证明该侵权行为对其造成其他损害的除外。
评述:
对于利害关系人的范围及各类许可合同的诉讼行为能力,商标法及反不正当竞争法相关司法解释中已有规定,此次《侵犯专利权纠纷司法解释(三)》的修改基本与此前其他知识产权相关司法解释保持一致。
《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条规定,“商标法第六十条第一款规定的利害关系人,包括注册商标使用许可合同的被许可人、注册商标财产权利的合法继承人等。在发生注册商标专用权被侵害时,独占使用许可合同的被许可人可以向人民法院提起诉讼;排他使用许可合同的被许可人可以和商标注册人共同起诉,也可以在商标注册人不起诉的情况下,自行提起诉讼;普通使用许可合同的被许可人经商标注册人明确授权,可以提起诉讼。”
《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第十五条规定,“对于侵犯商业秘密行为,商业秘密独占使用许可合同的被许可人提起诉讼的,人民法院应当依法受理。排他使用许可合同的被许可人和权利人共同提起诉讼,或者在权利人不起诉的情况下,自行提起诉讼,人民法院应当依法受理。普通使用许可合同的被许可人和权利人共同提起诉讼,或者经权利人书面授权,单独提起诉讼的,人民法院应当依法受理。”
相较前述条款,《侵犯专利权纠纷司法解释(三)》第八条进一步新增了独占许可被许可人赔偿请求的排他性规定,明文明确被许可人获赔后,专利权人不得就同一侵权行为再主张赔偿。
9. 专利受让人提起专利侵权诉讼
条款原文:
第九条 受让人根据转让人的授权,以自己的名义对专利权转移登记日前发生的侵权行为提起诉讼的,人民法院应予审查。
评述:
专利权发生转移后,受让人能否就此前的侵权行为提起诉讼是实践中常见的问题之一。例如,在奥克斯与格力系列案件(相关案号:(2023)最高法知行终37号,(2022)最高法知民终255、256号,(2022)最高法知民终2507、2508号)中,2018年,奥克斯向东芝购买了“压缩机”发明专利(专利号00811303.3),随即以该专利为权利基础,以格力公司制造、销售的四款空调侵害其涉案专利权为由,向多个中级法院提起多起侵权诉讼,合计2.7亿元。其中,在转让完成后,东芝公司特别出具了《承诺书》确认,“同意将涉案专利权利转让给奥克斯公司的同时,一并将针对转让前发生的第三方侵权行为追究侵权责任并获取损害赔偿的权利转让给奥克斯公司。”
正是在这一实践背景下,《侵犯专利权纠纷司法解释(三)》专门增设了第九条条款,一方面明确了受让人主张转让前侵权责任的前提条件,需获得转让人的明确授权,避免了对权利转让范围的扩大性或限缩性解读,另一方面明确了人民法院的审查义务,即对于受让人依据授权提起的此类诉讼,法院应依法审查授权,防止受让人滥用权利、恶意诉讼。
10. 现有技术缺陷抗辩
条款原文:
第十条 被诉侵权技术方案具有说明书记载的专利所要克服的现有技术缺陷的,人民法院应当认定其未落入专利权的保护范围。
评述:
《侵犯专利权纠纷司法解释(三)》第十条并非首次出现在征求意见稿中,其最早可追溯至2009年的司法解释制定工作。在2009年,《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(征求意见稿)》第二条第二款明确“专利权的保护范围应当符合专利的发明目的,不应当包括专利所要克服的现有技术的缺陷或者不足的技术方案”。然而,该条款最终并未被司法解释所采纳。
2014年,《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)(征求意见稿)》第六条再次就该条款进行了规定,“人民法院对于权利要求的解释,应当符合专利的发明目的。被诉侵权技术方案具有专利所要克服的现有技术的缺陷的,人民法院应当认定其未落入专利权的保护范围。”同样,该条款也未进入最终的司法解释。
在本次《侵犯专利权纠纷司法解释(三)》的制定进程中,该条款再度被纳入征求意见稿范畴。与此前两个版本相较,本次征求意见稿摒弃以“发明目的”为核心的保护范围解释,转而采用排除式立法模式直接设定不侵权的例外情形。前两版条款均以解释权利要求、界定保护范围为起点,得出排除缺陷技术方案的衍生结论;而本次征求意见稿条款则直接绕开权利要求解释环节,以“说明书记载的专利所要克服的现有技术缺陷”为构成要件,直接得出“未落入保护范围”的不侵权认定结论,形成独立的不侵权例外判断标准。
11. 禁止反悔原则
条款原文:
第十一条 被诉侵权人能够证明专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述未被明确否定的,权利人在侵犯专利权纠纷案件中主张将上述限缩的部分纳入专利权保护范围的,人民法院不予支持。
评述:
《侵犯专利权纠纷司法解释(三)》第十一条也并非首次出现在征求意见稿中,其同样可追溯至2009年的司法解释制定工作。在2009年,《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(征求意见稿)》第七条明确“专利授权或者无效宣告程序中,专利申请人、专利权人主动或者应审查员的要求对权利要求进行限缩性修改或者陈述,权利人在专利侵权诉讼中主张专利权的保护范围包括该放弃的技术方案的,人民法院不予支持。
对比本次第十一条的内容,二者核心规制逻辑完全一致,均指向权利人在授权确权程序与侵权诉讼中的禁止反悔原则,禁止权利人在授权确权阶段为获取专利授权或维持专利权有效,主动对权利范围作出限缩性修改或陈述,却在后续侵权诉讼中反悔,试图将此前放弃的技术方案重新纳入专利权保护范围,此类行为违背专利诉讼的禁止反悔原则。但是,相比于此前的征求意见稿需要举证“进行限缩性修改或者陈述”,《侵犯专利权纠纷司法解释(三)》进一步澄清了需要满足“限缩性修改或者陈述未被明确否定”的条件,才能适用禁止反悔原则。这里的“未被明确否定”主要指的是没有被审查员明确否定。在实践中,这意味着如果审查历史的记录中审查员没有明确否定申请人或权利人的相关修改或陈述,这些修改或陈述就可以被用作排除相应的保护范围。
相关裁判规则在司法实践中已经实际适用。例如,最高人民法院在(2023)最高法知民终607号中认为“权利人行使权利应当遵循诚信原则……权利人一方面在无效行政程序中强调本专利‘不需要弹簧、固定扣与固定槽组合’‘由翘板自身的工作原理即可实现转动且能够维持一端翘起、一端落下的稳定状态’,以‘区别于’相关现有技术;另一方面,又在本案中主张适用等同原则,主张依靠定位维持结构(其中包含弹簧)才能保持稳定的被诉侵权产品构成侵权,显然违反了禁止反悔原则。”《侵犯专利权纠纷司法解释(三)》第十一条的规定,有助于完善我国现有法律框架下禁止反悔原则的具体内涵。
12. 有意排除的特定技术方案不被保护
条款原文:
第十二条 本领域普通技术人员通过阅读权利要求书、说明书等,可以确定权利要求有意排除特定技术方案,权利人主张该特定技术方案落入专利权保护范围的,人民法院不予支持。
评述:
该条款来源于《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨(2020)摘要》中的“特意排除规则对等同原则适用的限制”((2020)最高法知民终1310号上诉人深圳市鑫华隆科技有限公司与被上诉人邓育智侵害实用新型专利权纠纷案)。该典型案例认为,“本领域普通技术人员阅读权利要求书、说明书后,认为专利申请人或者专利权人在权利要求中特意强调某一特征的用语含义而有意排除特定技术方案的,不应再通过适用等同原则将被排除的技术方案纳入专利权保护范围。”
《侵犯专利权纠纷司法解释(三)》第十二条与上述典型案例的裁判规则存在两处显著差异。
第一,典型案例将“在权利要求中特意强调某一特征的用语含义”作为认定有意排除的关键前提,即需通过权利要求中特定术语的精准表述来佐证排除意图;而第十二条则摒弃了这一形式化要求,仅以“本领域普通技术人员通过阅读权利要求书、说明书等可以确定有意排除特定技术方案”为核心标准,不再将“特意强调某一特征的用语含义”作为必要条件。
第二,在规则的适用场景上,不再局限于等同原则。前述典型案例的裁判要旨仅明确将特意排除规则的适用于等同原则的限制,即仅当权利人试图通过等同原则将被排除的技术方案纳入保护范围时,方可适用该规则予以否定。然而,第十二条的表述未对侵权类型作出限定,这似乎表明无论被诉技术方案与权利要求记载的技术方案是“相同”还是“等同”,权利人主张其落入保护范围的,均不予支持。
13. 不构成功能性特征的情形
条款原文:
第十三条 专利权利要求中的技术特征对功能或者效果进行限定,且限定或者隐含了与该功能或者效果对应的特定结构、组分、步骤、条件或其相互关系等的,人民法院应当认定该技术特征不构成功能性特征。
评述:
该条款来源于上海市方达律师事务所此前代理的瓦莱奥“刮水器连接器”专利侵权纠纷案((2019)最高法知民终2号)。该案系最高人民法院知识产权法庭判决的首例案例,后续也被《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨(2019)摘要》所收录,并成为第115号指导案例。最高人民法院在该指导案例中认为,“如果专利权利要求的某个技术特征已经限定或者隐含了特定结构、组分、步骤、条件或其相互之间的关系等,即使该技术特征同时还限定了其所实现的功能或者效果,亦不属于《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第八条所称的功能性特征。”《侵犯专利权纠纷司法解释(三)》基本与前述指导案例的裁判要旨一致。
该条款与2020年颁布的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第八条形成了正向定义+反向排除的互补规制体系,共同完善了功能性特征的认定标准。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第八条第一款从正向明确了功能性特征的定义,“功能性特征,是指对于结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等,通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征,但本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的除外。”而《侵犯专利权纠纷司法解释(三)》的相关条款则从反向维度作出补充,明确了“不属于功能性特征”的具体情形,为功能性特征的判断提供了进一步的指引。
14. 现有技术抗辩的具体规则与边界【分析内容本篇略,详见系列文章一】
15. 权利要求不清楚
条款原文:
第十五条 本领域普通技术人员通过阅读权利要求书、说明书、专利审查档案以及工具书、教科书等,仍不能确定权利要求中技术术语的具体含义,导致无法与被诉侵权技术方案进行侵权比对的,人民法院应当判决驳回权利人基于该权利要求提出的诉讼请求。
评述:
该条款来源于指导案例55号柏万清诉成都难寻物品营销服务中心等侵害实用新型专利权纠纷案,其裁判要点认为,“专利权的保护范围应当清楚,如果实用新型专利权的权利要求书的表述存在明显瑕疵,结合涉案专利说明书、附图、本领域的公知常识及相关现有技术等,不能确定权利要求中技术术语的具体含义而导致专利权的保护范围明显不清,则因无法将其与被诉侵权技术方案进行有实质意义的侵权对比,从而不能认定被诉侵权技术方案构成侵权。”该条款与前述指导案例的裁判规则并无显著差异,但将指导案例的裁判规则上升为司法解释征求意见稿的规范条文,具有重要的制度价值。
其一,该条款实现了专利无效理由与侵权抗辩理由的制度接轨。该条款明确赋予被诉侵权人在侵权诉讼程序中直接提出“权利要求保护范围不清楚”抗辩的权利。即便当事人在无效程序中基于“权利要求保护范围不清楚”的无效请求无法获得国家知识产权局支持,当事人也有机会在侵权程序中,请求法院就该问题进行裁判。该安排可以降低当事人的诉讼成本。其二,该条款强化了“不保护无法清晰界定保护范围的专利权”的司法导向,倒逼专利权人在专利撰写阶段规范技术术语的使用,提升专利文件的撰写质量,从源头减少因权利要求不清楚引发的侵权纠纷。
16. 被诉侵权产品的勘验
条款原文:
第十六条 当事人申请勘验被诉侵权产品的,人民法院可以要求当事人先行协商确定勘验方案;协商不成的,由人民法院确定。
勘验被诉侵权产品实物存在客观障碍,导致无法以该产品实物作为技术比对依据,权利人主张依据制造被诉侵权产品实物的技术图纸、说明书等技术资料确定被诉侵权技术方案的,人民法院可以根据该技术资料,结合公知常识认定,但被诉侵权人提交相反证据足以反驳的除外。
评述:
此前在专利法及其相关法律规定中并无针对勘验的特别规定。《侵犯专利权纠纷司法解释(三)》第十六条的拟定,填补了专利侵权纠纷案件中勘验程序规则与技术比对替代方案的制度空白,对规范司法实践、平衡当事人权利义务具有重要价值。
第十六条明确当事人申请勘验被诉侵权产品时,人民法院可要求先行协商确定勘验方案,协商不成再由法院依职权确定。该条款一方面尊重当事人的程序主导权,另一方面也可以起到降低程序对抗性、提升审判效率的效果。专利侵权案件的勘验具有较强技术性,涉案产品的核心技术特征、比对关键点往往只有当事人最为清楚,由双方协商确定勘验的范围、方法、步骤及注意事项,能够避免法院因技术认知偏差导致勘验重点偏离。实践中,勘验方案的分歧常成为当事人拖延诉讼的理由,协商优先规则可促使双方聚焦核心争议,减少不必要的程序异议,即便协商不成,法院依职权确定的方案也因经过前置协商程序,更易获得当事人的理解与配合,从而加快勘验进程,避免案件因勘验程序久拖不决。
在专利侵权纠纷中,被诉侵权产品实物是技术特征比对的核心依据,但实践中常因产品已销毁、封存、涉及第三方商业秘密或处于流通环节难以实际调取等客观障碍,导致实物勘验无法进行,进而使技术比对陷入停滞,案件审理陷入僵局。为应对该问题,条款明确以技术图纸、说明书等技术资料结合公知常识认定被诉侵权技术方案的替代路径,降低了权利人的举证难度。
17. 状态参考图的使用
条款原文:
第十七条 人民法院可以结合外观设计的简要说明确定外观设计专利权的保护范围。变化状态产品的外观设计专利的图片或者照片与简要说明明显不一致的,应当考虑使用状态参考图。
评述:
本条款内容属于对最高院过往判例的进一步确认。该规则来源于《最高人民法院知识产权案件年度报告(2018)摘要》中再审申请人北京华捷盛机电设备有限公司与被申请人鼎盛门控科技有限公司侵害外观设计专利权纠纷案((2018)最高法民再8号)。最高人民法院在前述案例中认为,“外观设计的简要说明对于外观设计专利权的保护范围具有解释作用。在不考虑使用状态参考图对外观设计专利权保护范围的影响,会与外观设计的简要说明发生明显抵触的情况下,人民法院在确定外观设计专利权的保护范围时应当考虑使用状态参考图。”
值得注意的是,该规则是对现有专利法内容的重要补充。《中华人民共和国专利法》第六十四条第二款对外观设计专利的保护范围进行了规定,即“外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准,简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。”故而,依照专利法,简要说明是确认外观设计保护内容和范围的重要依据,但状态参考图是否属于确定外观设计专利权保护范围的依据,在法律层面存在争议。特别是对于可变化状态的产品,如果与简要说明明显不一致,这时如何确定外观设计的具体内容在法律层面存在空白。
根据前述案例,状态参考图也属于判断外观设计专利权保护范围的依据,但其体系地位略逊于图片、照片与简要说明,仅在前述内容存在冲突的情况下才应考虑使用状态参考图。《侵犯专利权纠纷司法解释(三)》第十七条以司法解释的形式,固定了前述典型案例中确定的规则。
18. 基于部分视图推定其余部分视图设计特征
条款原文:
第十八条 被诉侵权产品仅能显示部分视图,但一般消费者基于该部分视图及该类产品的特点可以推定其余部分视图的设计特征的,人民法院可以将其作为侵权比对的依据,但被诉侵权人提交相反证据足以反驳的除外。
评述:
一般消费者是外观设计侵权案件中的重要概念之一,几乎每年都有与之相关的典型案例。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十条规定,“人民法院应当以外观设计专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力,判断外观设计是否相同或者近似。”《侵犯专利权纠纷司法解释(三)》即是在此条的基础上对一般消费者的认知水平和认知能力进行了进一步的解释。
在外观设计侵权纠纷中,被诉侵权产品常因各种原因无法完整呈现全部视图,导致传统侵权比对缺乏充分依据。第十八条明确允许法院在满足推定条件的情况下将不完整视图作为比对依据,有效解决了视图不全则无法比对的实践困境,为权利人提供了更充分的维权支撑,也避免了侵权方利用视图缺陷逃避法律责任。
19. 现有技术抗辩的具体规则与边界【分析内容本篇略,详见系列文章一】
20. 现有技术抗辩提出的时机
条款原文:
第二十条 当事人在第一审程序中未主张现有技术或者现有设计抗辩,但在第二审程序中提出的,人民法院应予审查。在第一审、第二审程序中均未主张现有技术或者现有设计抗辩,但在审判监督程序中提出的,人民法院不予审查。
当事人主张的现有技术或者现有设计抗辩未被支持,在后续审理程序中提交新的证据用以补强证明同一现有技术或者现有设计的,人民法院应当对该证据进行审查。
评述:
该条款一定程度上明确了“上诉程序”“再审程序”中当事人可以提出的、与现有技术抗辩相关的新理由、新证据的边界。此前最高人民法院已有典型案例确认法院是否需要审查再审中提出的现有技术抗辩。具体而言,入库案例2023-13-2-160-075号((2019)最高法知民申1号)案例的裁判要旨认为,“当事人在一审判决作出之后未提起上诉,在再审审查程序中以新证据为由主张现有技术抗辩的,对其现有技术抗辩主张不予审查。”该案也被收录进《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨(2019)摘要》。但该案例仅就再审程序给出了指引,未就其他程序如何处理给出明确的规则。
在现有的民事诉讼法框架下,虽然没有条款明确说明上诉的审查范围是否可以超出一审当事人已经提出的主张,但对现有规定进行综合解读,可以得出的一般结论是二审法院不直接审理新提出的诉讼请求,但可在现有诉讼请求的争议焦点范围内,对当事人提出的新理由、新证据进行审查。其一,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十五条规定,“第二审人民法院应当对上诉请求的有关事实和适用法律进行审查”。即二审程序的审查范围应当针对当事人提出的“上诉请求”进行。同时,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百二十一条做出了类似的规定,“第二审人民法院应当围绕当事人的上诉请求进行审理。”其二,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十六条虽然规定的是二审程序是否需要开庭,但其中明确规定“对没有提出新的事实、证据或者理由,人民法院认为不需要开庭审理的,可以不开庭审理”,反向印证了二审程序允许当事人提出新理由、新证据。其三,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百二十四条、第三百二十六条明确,针对二审中新提诉讼请求,二审法院可组织调解,调解不成的应发回重审。
《侵犯专利权纠纷司法解释(三)》第二十条在现有法律框架及案例基础上,进一步厘清了二审程序中法院审查新诉讼请求与新理由、新证据的边界。第一,明确上诉程序的处理规则,当事人一审未主张现有技术/设计抗辩,二审首次提出的,人民法院应当审查。第二,明确再审程序的排除规则,无论当事人是否提起上诉,若其在一审、二审程序中均未主张该抗辩,再审程序中再提出的,人民法院不予审查。
《侵犯专利权纠纷司法解释(三)》也并非一概排除逾期新证据的提交,如新证据仅是用于补强现有技术,该类证据仍可以提交。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十八条规定,“当事人逾期提供证据的,人民法院应当责令其说明理由;拒不说明理由或者理由不成立的,人民法院根据不同情形可以不予采纳该证据,或者采纳该证据但予以训诫、罚款”,确立了逾期举证的一般性处理规则。
而涉案条款对上述逾期举证规则作出特别调整,明确了两类“应当审查”的情形,一是当事人二审中首次提出现有技术/设计抗辩的,人民法院应对该抗辩及所涉证据材料一并审查,二是当事人此前主张的现有技术抗辩未被支持,后续程序中提交新证据用以补强同一抗辩的,人民法院亦应当对该补强证据进行审查。此种规定突破了逾期举证的一般处理逻辑,体现了知识产权纠纷中对现有技术抗辩的特殊考量。
21. 在先申请不侵权抗辩
条款原文:
第二十一条 当事人依据向国务院专利行政部门提出的在先申请主张不侵权抗辩,被诉侵权技术方案的全部技术特征均已被该在先申请单独、完整地公开的,人民法院应当认定不构成专利侵权。
评述:
要准确理解本条规定,首先需明确两个专利申请确权程序中核心概念的法律界定,“现有技术”和“抵触申请”。根据《中华人民共和国专利法》第二十二条第五款,现有技术是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。而《中华人民共和国专利法》第二十二条第二款所界定的抵触申请,则是指任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请,并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。因此,现有技术和抵触申请的核心区别在于是否在涉案专利申请日之前公开。
《中华人民共和国专利法》第六十七条的规定,“在专利侵权纠纷中,被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的,不构成侵犯专利权。”长期以来,在侵权诉讼中,现有技术抗辩仅能使用现有技术,即涉案专利申请日以前公开的技术,而缺乏类似专利确权中的抵触申请的制度设计。本条规定的出台,明确将在先申请作为不侵权抗辩的依据之一,弥补了确权程序和侵权程序中标准不一致的问题。同时,本条款中提及的在先申请与无效中的抵触申请的内涵是否完全一致,还有待后续司法实践或司法解释来进一步明确。
22. 合法来源抗辩中标识的意义
条款原文:
第二十二条 被诉侵权产品没有生产者名称、地址、产品质量检验合格证明等标识,被诉侵权人主张属于专利法第七十七条规定的“不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品”的,人民法院不予支持,但其提交相反证据足以反驳的除外。
评述:
本条款是对现有合法来源抗辩规则的进一步补充。具体而言,该条款明确了“被诉侵权产品没有生产者名称、地址、产品质量检验合格证明等标识”无法成为主张合法来源抗辩的事实依据。就合法来源抗辩具体适用的问题,在《专利法》第七十七条规定的基础上,《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第二十五条此前已经规定,被诉侵权人主张的“不知道,是指实际不知道且不应当知道。”而在实践中,界定“实际不知道且不应当知道”的边界并不容易。
《侵犯专利权纠纷司法解释(三)》第二十二条是前述司法解释所确立的合法来源抗辩规则的进一步细化,明确了被诉侵权人不能直接基于“被诉侵权产品没有生产者名称、地址、产品质量检验合格证明等标识”而主张“不知道”。通常而言,被诉侵权产品没有标识确实可能意味着产品来源相关信息的缺失。但另一方面,这些产品来源关键信息的缺失可能本身就会使得产品流通的合法性存疑。同时,相关销售者能够购入相关产品并进一步推广销售的行为足以说明其对产品上游来源是清楚的。可以看出,第二十二条采取了一种严格的立场,明确了被诉侵权产品没有关键来源信息会导致无法满足合法来源抗辩中的“不知道”要件。
基于《专利法》第七十七条的规定,合法来源抗辩的成立需要同时满足“不知道”以及“能证明该产品合法来源”两个要件。在司法实践中的应用来看,一般对于经销商而言,“不知道”是容易证成的。在典型的事实模式下,在得到权利人发函警告、通知甚至法院做出判决之前,经销商的“不知道”要件都有可能成立。现在第二十二条似乎提出了一种“不知道”要件不成立的特殊默认情形,要求没有产品来源信息的被诉侵权人主动承担证明义务,证实其并不明知或者应知相关侵权情形。
23. 可认定实施制造行为的经营者
条款原文:
第二十三条 被诉侵权产品或者宣传材料标明被诉侵权人商标、字号、厂家直销、品牌自营等标识字样且未标明其他经营者,或者标明被诉侵权人为生产者、出品方等,权利人主张被诉侵权人实施了制造行为的,人民法院应予支持,但有相反证据证明他人为制造者的除外。
评述:
该条款明确了两类可以认定为实施制造行为的经营者,(1)被诉侵权产品或者宣传材料标明的唯一经营者,以及(2)标明为生产者、出品方等的经营者。该条款的规定同样也属于对既往司法实践的一种确认。
在过往案件中,有法院认为被诉侵权产品上商标的所有权人可以被推定认为实施了制造行为。具体而言,《最高人民法院知识产权案件年度报告(2017)》(2017)最高法民再122号案件中,最高人民法院指出,“被诉侵权人虽未直接制造被诉侵权产品,但根据其对他人制造行为的控制、最终成品上标注的被诉侵权人企业名称和专属产品型号等因素,可以推定被诉侵权人实施了制造行为。”可以看出,成品标注的被诉侵权人相关标识是推定制造人身份的重要依据。本次修改进一步明确了证明责任,即,只要权利人已经指出产品指向的唯一经营者为被诉侵权方,其就不必就具体制造行为进行举证,降低了权利人的举证难度。
24. 合法来源抗辩成立的裁判后果【分析内容本篇略,详见系列文章一】
25.专利恶意诉讼的典型类型
条款原文:
第二十五条 行为人明知其缺乏法律或者事实依据,以获取不正当利益为目的提起专利侵权诉讼,造成他人损害的,应当承担损害赔偿责任。
人民法院认定构成恶意提起侵犯专利权诉讼,可以考虑下列因素:
(一)明知是现有技术、现有设计而取得专利权或者通过欺骗、隐瞒重要事实取得专利权的;
(二)明知专利权已经确定无效、被生效裁判确认归属于他人或者期限届满的;
(三)明显缺乏法律或者事实依据,故意在他人股权融资、首次公开募股、增发股票、商业并购、参与投标等重要时点,通过提起专利侵权诉讼拖延、影响上述程序的;
(四)其他可以认定为恶意诉讼的情形。
评述:
近年来,随着越来越多恶意提起专利侵权诉讼案件的出现,此类案件的判断标准也逐渐清晰。2025年11月,最高人民法院发布治理知识产权恶意诉讼典型案例,该批案例系最高人民法院首次就知识产权恶意诉讼发布典型案例专题。此次《侵犯专利权纠纷司法解释(三)》则进一步将实践常见的专利恶意诉讼类别进行了归纳总结。具体总结如下:
(一)对于第一项明知权利不稳定或不正当取得专利权的情形。在(2022)粤民终668号案件中,法院认为,“腾讯视频中早于申请日出现与涉案专利相同的设计方案,该视频采访对象为熊兴本人并附有熊兴微信号的评论,可以合理推定熊兴对于该设计已经进入公共领域应当知情。熊兴在明知权利基础不稳定的情况下向国家知识产权局申请外观设计专利,其行为已不具有正当性。”在(2022)皖民终1544号案件中,法院认为,“武汉红视热像公司在明知涉案专利技术已被自己在申请日前公开的情况下仍然申请专利获得授权,并据此两次起诉曾经的商业合作伙伴及同业竞争者烟台睿创公司等,表明其申请专利的行为具有恶意,难言其获得专利具有正当性,其起诉具有合法性。”在(2024)粤民终4590号案件中,法院认为,“某乙公司在明知4230号外观设计专利侵权案的权利基础存在重大瑕疵的情况下,仍然滥用诉讼权利,执意向法院提起专利侵权诉讼,使某甲公司蒙受经济上的损失,构成恶意提起知识产权诉讼。”
(二)对于第二项专利已失效的情形。在(2022)最高法知民终1861号案件中,2006年3月,案涉专利的“内置式数显靶式流量计”实用新型专利权因未缴年费而终止。因不服国家知识产权局终止涉案专利权,泉州某公司曾于2017年向北京知识产权法院提起行政诉讼,后又于2018年申请撤诉并获准许,后在专利失效后提起诉讼,最高人民法院认为,“泉州某公司系明知其起诉缺乏权利基础,但仍提起第三次及第四次诉讼,导致对方当事人损害,对损害后果的发生具有故意,应认定构成恶意诉讼。”该案系最高人民法院知识产权法庭“首例”认定构成恶意提起知识产权诉讼的案件,也被选入最高人民法院发布的治理知识产权恶意诉讼典型案例。
(三)对于第三项利用专利诉讼影响其他程序。在(2023)最高法知民终2044号案件中,金某公司以灵某公司侵害其名称为“一种混合装置”的专利权为由,在灵某公司上市过程中提起侵权之诉,请求灵某公司赔偿经济损失2300万元。灵某公司因要承担上市审核中的诉讼信息披露义务,暂停了上市进程,在起诉前,金某公司就涉案专利向国家知识产权局申请作出专利权评价报告,但评价报告的初步结论为不符合授予专利权条件。金某公司未主动向法院提交该报告。最高人民法院二审认为,“不稳定的权利基础、隐匿专利权评价报告的不诚信之举、较为容易的侵权判断、明显畸高的索赔金额、难谓巧合的起诉时机等因素综合起来,足以表明金某公司提起本案专利侵权之诉并非为了正当维权,而是意在通过该诉讼拖延灵某公司的上市进程、损害灵某公司权益,应认定其构成恶意诉讼。”但是在另一个案例,(2021)最高法知民终1353号案件,最高人民法院则就类似的情形做出了相反的判决,最高人民法院认为,“难以认定湖南某公司提起诉讼明显缺乏权利基础或事实根据;难以认定湖南某公司提起诉讼具有明显恶意;湖南某公司向证监会举报并非捏造事实、无中生有,且不违反法律规定,有关行为难言明显不当;湖南某公司提交撤诉申请的行为是对其诉权的处分,难言不当。综上,尚不足以认定其系恶意诉讼”。可见使用专利诉讼影响其他程序并非一概认为属于恶意诉讼。判断是否属于恶意诉讼的标准在于是否明显缺乏法律或者事实依据。
26. 专利恶意诉讼的赔偿计算
条款原文:
第二十六条 人民法院审理因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷案件,可以根据行为人的恶意程度、损害后果以及因果关系等因素,依法确定赔偿数额。
评述:
如何确定恶意诉讼的损害赔偿也一直是实践中的棘手问题。该条款旨在明确损害赔偿的计算标准,为司法实践提供指引。在(2023)最高法知民终869号案件中,一审法院判决赔偿30万元,二审改判赔偿100万元,最高人民法院认为,“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷属于一般侵权行为,其侵权赔偿范围,应按照全面赔偿的原则,审查原告主张的损害赔偿与侵权行为之间是否具有法律上的因果关系。某甲公司主张的损害赔偿包括三部分,本院分述如下:第一,关于资金占用损失。起诉人恶意提起知识产权侵权之诉,并在构成恶意诉讼的侵权纠纷中进行财产保全冻结被起诉人资金的,被起诉人有权要求赔偿资金占用利息……第二,关于商业机会的损失。对此应重点审查被起诉人主张的商业机会的损失是否与起诉人的恶意诉讼具有法律上的因果关系。恶意诉讼发生后,被起诉人因担心侵权行为扩大,出于规避法律风险的行为主动放弃商业机会,拒绝客户的合同或订单,由此遭受的合理的预期利益损失与恶意诉讼存在法律上的因果关系,被起诉人有权要求起诉人赔偿……第三,关于其他损失。专利侵权诉讼被认定为恶意诉讼的,被起诉人为应对该被认定为构成恶意诉讼的侵权之诉所产生的合理开支,也应当视为该恶意诉讼给被起诉人造成的损失,起诉人应当予以赔偿。该损失的范围包括为应对诉讼所支出的合理的律师费、交通费、食宿费等。”
根据前述案件,恶意提起知识产权诉讼损害责任侵权赔偿范围的确定,按照全面赔偿的原则,主要审查损害赔偿与侵权行为之间是否具有法律上的因果关系。从赔偿的类别上而言,该案确立了资金占用损失、商业机会损失及合理费用支出均属于赔偿的范围。
《侵犯专利权纠纷司法解释(三)》除考虑前述案例中已经确定的损害后果以及因果关系因素外,还额外增加了恶意程度因素,但恶意程度如何影响赔偿还有待后续司法实践明确。
27. 专利无效决定追溯力
条款原文:
第二十七条 专利法第四十七条规定的“宣告专利权无效的决定”,包括宣告专利权全部权利要求无效的决定和宣告专利权部分权利要求无效的决定。专利法第四十七条规定的“已执行”,包括全部执行和部分执行。
专利侵权判决、调解书已经部分执行的,宣告专利权无效的决定对于该部分不具有追溯力,对于未执行的部分具有追溯力。
评述:
该条款系对专利无效决定追溯力规定的解释。《中华人民共和国专利法》第四十七条第二款规定,“宣告专利权无效的决定,对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书,已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定,以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同,不具有追溯力。”
此次修改进一步明确“宣告专利权无效的决定”包括部分无效,“已执行”包括部分执行。但是,可以注意到,专利法第四十七条除“已执行”的情形外,还有“已经履行”的情形。但第二十七条并未明确部分履行是否也属于“已经履行”的情形。
类似地,除“专利侵权判决、调解书”外,第四十七条还规定了“专利侵权纠纷处理决定”和“专利实施许可合同和专利权转让合同”,第二十七条同样没有针对这些情形澄清部分履行和部分执行是否属于“已经履行”与“已经执行”。
28. 判决后的无效宣告决定
条款原文:
第二十八条 专利侵权生效判决认定受到侵害的权利要求被国务院专利行政部门宣告全部无效,该无效宣告发生在判决后、申请执行前的,对于强制执行申请或者再审申请,人民法院依法裁定不予受理;发生在执行程序中的,人民法院依法裁定中止执行。上述宣告无效决定确定发生法律效力的,对于已进入执行程序的,人民法院依法裁定终结。
评述:
第二十八条的本意在于明确当无效宣告发生在不同的时间节点时,法院应当如何处理诉讼程序的进程。在实践中,无效决定通常早于侵权判决做出。假如涉案专利被认定无效,一审法院通常的处理方式是裁定驳回起诉。对于一审认定不存在专利侵权驳回原告诉讼请求,且原告上诉后,二审阶段涉案专利被全部无效的情形,最高院已经采用的处理方式是裁定撤销一审的不侵权判决并驳回起诉。例如在(2022)最高法知民终618号卢泳、一九零五(北京)网络科技有限公司侵害发明专利权纠纷民事二审案件中,最高院就采用了这种处理方式。而第二十八条则进一步对执行程序前后涉案专利被宣告无效时应如何处理相关程序作出规定。
值得注意的是,2025年5月,最高人民法院在其公众号“最高人民法院知识产权法院”公众号发布(2024)最高法知民再1号案例[1],案例中部分被告在无效决定作出前已主动履行了判决,未履行的宸某公司以涉案专利权被国家知识产权局作出的无效宣告请求审查决定宣告无效为由,向最高人民法院申请再审。最高人民法院审理后认为,“专利法第四十七条第二款立足于社会经济秩序稳定性的维护,对已经履行或执行完毕的专利侵权判决、调解书、处理决定、实施许可和转让合同等作出例外规定,使其免受专利无效宣告请求审查决定的追溯而被撤销。但是,对于涉及多个被诉侵权人的专利侵权判决,如果仅由于不同被诉侵权人的赔偿义务执行时间不同导致对该条款适用与否的区分,令积极履行者承担不能执行回转的不利后果,客观上会引发鼓励消极履行、迟延履行甚至不履行的效果,既不利于专利权的保护,亦有损诉讼诚信体系的建设。此时,应当从公平原则出发,积极适用专利法第四十七条第三款的规定,启动执行回转程序,平等保护各方当事人的合法权益。”
该案件明确,在多个被诉侵权人赔偿义务执行时间不同时,即便是针对已经主动履行的被告,无效宣告决定仍旧具有追溯力。且这种处理方式的法律依据在于专利法第四十七条第三款的规定,即“依照前款规定不返还专利侵权赔偿金、专利使用费、专利权转让费,明显违反公平原则的,应当全部或者部分返还。”
综上,《侵犯专利权纠纷司法解释(三)》第二十八条的规定进一步明确一旦无效决定做出,法院倾向于不再推进执行程序。这样的安排也符合专利法第四十七条第三款强调的公平原则。
29. 非金钱给付义务迟延履行金的计算
条款原文:
第二十九条 人民法院可以根据案件具体情况,综合考虑侵权行为性质、情节和违反有关停止侵害等非金钱给付义务可能产生的影响等因素,对非金钱给付义务判令迟延履行金。该迟延履行金的计付标准可视情按日、月等期间计算或者按产品件数计算,也可以一次性定额计算。
评述:
此前,民事诉讼法及其解释中已经就非金钱给付义务的迟延履行金进行了规定。《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条规定,“被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的,应当支付迟延履行金。”《最高人民法院关于适用〈民事诉讼法〉的解释》第五百零五条,“被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行非金钱给付义务的,无论是否已给申请执行人造成损失,都应当支付迟延履行金。已经造成损失的,双倍补偿申请执行人已经受到的损失;没有造成损失的,迟延履行金可以由人民法院根据具体案件情况决定。”
根据前述条款,对于没有损失的情形,迟延履行金由人民法院决定,但并未给出具体的计算方式。《侵犯专利权纠纷司法解释(三)》对迟延履行金的计算标准提出了三种方式(1)按日、月等期间计算,(2)按产品件数计算,(3)以一次性定额计算,细化了迟延履行金的计算方式,也为权利人就迟延履行金的举证提供了指引。
30. 赔偿数额可合理推算
条款原文:
第三十条 权利人主张依据其因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、专利许可使用费的合理倍数确定赔偿数额,并提交相应证据可以合理推算的,人民法院应予支持,但被告提交相反证据足以反驳的除外。
评述:
《中华人民共和国专利法》第七十一条规定,“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定;权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该专利许可使用费的倍数合理确定。”
在专利侵权诉讼的实际场景中,举证难始终是困扰权利人维权的主要难点之一,其根源在于双方之间严重的信息不对称。侵权人的销售额、销售区域、销售周期、产品利润率、侵权产品在整体营收中的占比等能够直接反映侵权获利或权利人损失的核心数据,均由侵权人实际掌控。对于权利人而言,即便通过调查取证、申请法院调取证据等方式,也难以获取完整、连贯、有效的证据链,无法精准证明自身实际损失或侵权人非法获利的具体数额。故而,大多数专利侵权案件最终只能无奈选择法定赔偿这一兜底方式。
《侵犯专利权纠纷司法解释(三)》中关于“合理推算”的规定则正是针对这一问题提出。相较于《专利法》中对权利人举证的严格要求,该《侵犯专利权纠纷司法解释(三)》明确将“合理推算”确立为赔偿数额认定的法定标准,实质性降低了权利人的举证门槛。